继1992年和2000年修订后，2008年12月全国人大常委会再次对《中华人民共和国专利法》进行了修订，并于2009年10月1日起施行。此次修改涉及面较广，其中与专利侵权诉讼有关的修改内容也也不少。这些修改既有涉及程序方面的，也有涉及实体认定的，正式施行后将会对专利侵权诉讼的实务操作产生较大的影响。由于新法尚未施行由于新法尚未施行，很多标准仍在讨论过程中，实践中将会面临的大量问题也尚未出现，以下仅就修以下仅就修改变化较大的三个方面进行简单介绍。

一、关于外观设计专利侵权诉讼

外观设计专利制度是此次《专利法》修改的一个重点。与现行《专利法》相比，新法施行后新法施行后，外观设计专利侵外权诉讼中将会在以下几个方面变化：

(一）   关于许诺销售行为

作为一项知识产权，外观设计专利权的垄断权抓药体现在其禁止权上，即任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。现行《专利法》规定外观设计专利权的禁止包括制造、销售、进口，与发明和实用新型专利相比，不能禁止他人许诺销售行为。而心《专利法》扩大了外观设计专利的禁止权项，增加了禁止许诺销售的权项，提高了外观设计专利权的保护力度。目前实践中碰到的被控侵权人仅有许诺销售行为，还未实际销售的未经外观设计专利劝人许可制造的外观设计专利产品无法予以禁止，但新法施行后就有了救济的法律一句，专利权人可以在他人进行许诺销售的时候就启动救济程序，及时制止侵权行为，防止更大的损害。新法施行后，可能会增加一部分涉及许诺销售的侵权案件。

（二）关于外观设计专利权评价报告

我国对实用新型和外观设计专利仅进行形式审查，而不进行实质，因此有些授权专利的专利权效力不稳定。现行《专利法》仅规定了在实用新型专利侵权诉讼中实用新型专利检索报告的提交，没有涉及外观设计专利。新《专利法》规定，人民法院可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。因此在以后外观设计专利侵权诉讼中，原告将要主动或应法院的要求，提交由国务院站立行政部门做出的专利权评价报告，以便审理侵权诉讼的法院参考确定专利权的效力状况，从而决定是否对侵权诉讼中止审理等相关问题。

（三）关于外观设计专利权保护范围的确定

同发明和实用新型专利一样，外观设计也有保护范围确定的问题。确定外观设计专利权的保护范围是侵权判定的第一步。现行《专利法》第五十六条规定“外观设计专利权的保护范围一表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”，因此外观设计专利授权公告上的图片或者照片是确定外观设计专利保护范围的依据。新《专利法》在现行《专利法》的基础上，强调了简要说明的作用。首先新《专利法》第二十七条奥求外观设计专利申请必须提交简要说明，简要说明不再是可与有可无，而是外观设计专利申请的必须部门。因此专利权人在申请外观设计专利时，要积极且慎重的撰写简要说明，体现出外观设计的创新点，弥补通过图片或照片无法表示的内容。新《专利法》第五十九条规定“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片所示的该产品外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”可见，简要说明将类似于发明或者实用新型的说明说，在外观设计专利侵权诉讼中，尤其是去诶的那个专利保护范围中将起到重要作用。侵权案件审理法院应当要求专利权人结合简要说明对外观设计专利权的保护范围进行界定、说明，也可以主动对简要说明进行审查，从而确定外观设计专利权的保护范围。但应当注意的是外观设计专利权的保护范围仍以表示在图片或者照片中的产片的外观设计为准，简要说明仅在于对图片或者照片表示不清，或者无法予以表示的外观设计予以解释，从而辅助确定外观设计专利权的保护范围。千万不能本末倒置，无视图片或照片，错误地将简要说明当作确定保护范围的依据。

（四）关于外观设计专利侵权判定标准

1.目前的判定标准

对于外观设计专利的侵权认定，《专利法》仅规定“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权”，但对于侵权判定标准，即何谓“实施其专利”，什么情况下构成侵权，并没有规定。目前司法实践中，一般参考外观设计专利授权标准，如果被控侵权产品种类与外观设计专利产品相同或者类似，且被控侵权产品种类与外观设计专利相同或相近似，则被控侵权产品属于对外观设计站立的实施，在未经专利权人许可时，则构成对外观设计专利权的侵犯。

对于产品种类的判定，目前是以产品的用途是否相同为准，可以参考产品的名称、洛迦诺分类以及产品货架分类。对于相近似，2001年版《审查指南》规定的判断原则为混同原则，即如果一般消费者仅凭其购买和实用所留印象而不能见到被比外观设计的情况下，会将在先设计误认为是被比外观设计，即产生混同，则被比外观设计与在先设计相同或者与在先设计相近似；否则，两者既不相同，也不相近似。2004年《审查指南公报》对判断原则进行了修改，将混同原则改为显著影响原则，即如果一般消费者经过对被比外观设计与在先外观设计的整体观察可以看出，二者的差异对于产片的整体视觉效果不具有显著的影响，则被比外观设计与在先外观设计相近似；否则两者既不相同，也不相近似。如果一般消费者会将二者误会、混同，则二者的差别对于产品的整体视觉效果显然不具有显著的影响。相应的，侵权案件中被控侵权产品与外观设计专利产品相近似判断，在2004年《审查指南公报》发布之前，采用混同与否的判定标准，在2004年之后采用是否产生显著影响的判定标准。

2.新《专利法》修改后的侵权判定标准讨论

新《专利法》对外观设计专利权的授权标准进行了质的修改。授权的专利不仅不应当不属于现有设计，而且要求与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有显著区别。这就引进与实用新型、发明相对应的创造性标准要求。授权的标准发生了表换，侵权的认定标准是否应当也相应变化？如何变化？是目前讨论和争议的重点，也是新《专利法》施行后法院要予以明确的问题。具体来说，可能设计如下几个问题：

（1）侵权判定标准应否与授权标准相对应？有一种观点认为侵权的标准应当与授权标准保持一致性，授权标准发生变化了，侵权标准也应当相应调整，从而保持授权的高度要求和保护的力度大小相平衡。另一种观点认为授权标准决定的是权利的获得，调整授权标准仅意味着对权利获得的要求变化了，对于侵权标准没有影响，应当坚持目前的相近似标准。

（2）关于判断主体。

在现行《专利法》的框架下，不管是在授权程序中还是在侵权程序中，判断是否相近似，均以相关产品的一般消费者为判断主体。新《专利法》外观设计专利授权增加了创造性标准，判断是否具有创造性，一般认为应当以普通设计人员为判断主体，那么在侵权判定中，是否也引进普通设计人员？对此，也有三种不同观点：一种观点认为侵权诉讼中仍然应当以一般消费者作为主体，进行相近似判断；另一种观点认为侵权诉讼中应当引进普通设计人员的判断主体，并以普通设计人员的视角来判断被控侵权产品与外观设计专利之间的关系；还有一种观点认为在侵权诉讼中，既应当站在一般消费者的角度看被控侵权产品是否与外观设计专利产品相近似，同时还应当以普通设计人员的视角，审查被控侵权产品是否采用了外观设计专利的创新内容，是否与外观设计专利产品有明显区别。

（3）是否考虑产品种类？针对外观设计专利授权标准中要求“与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别” ，有观点认为其中的现有设计特征强调设计特征本身，已经淡化了产品种类，因此在侵权诉讼中，应当强调对设计本身的保护，而不考虑产品种类，即使他人将某专利产品的外观设计运用到其他种类产品中，也是实施外观设计专利，在未经许可时构成对外观设计专利权的侵犯。这种观点显然已经不再考虑产品种类限制要件，那么是否正确，实践中出现此种案例如何处理？对于上述问题，笔者认为应当结合外观设计专利制度的设置目的、外观设计专利权的保护立足点，从外观设计专利权的禁止权内涵入手，综合考虑，进一步研究论证。笔者认为首先外观设计专利的授权标准与侵权标准有很大的关联性，因此在侵权判定时，应当考虑授权标准，尤其要考虑一项专利与现有设计之间的创新高度，但二者所要解决的对象终究不同前者考虑的是授权高度的问题 后者是禁止权的大小问题，不能混为一谈，不能因为授权标准提高了，侵权时的禁止权就相应扩大。其次，侵权判定时的判断主体要根据判断对象而定，如果是判断是否相近似，仍需要以一般消费者为主体，但如果判断被控侵权产品是否源于现有设计，则可能就需要考虑普通设计人员的意见。再次，外观设计专利始终是与产品紧密结合的，是对产品的设计，是不能脱离产品而谈设计特征，因此在侵权判定时，仍需要考虑产品种类，只有两产品种类相同或类似，才有可能构成侵权；如果产品种类不同，即使外观相同，也不构成侵权。

二、关于现有技术抗辩和现有设计抗辩

新《专利法》第六十二条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。就将目前在司法实践中广为应用的现有技术抗辩和现有设计抗辩予以法定化，使得理论上存有争议、实践中存在困惑的法律适用有了明确的依据，也澄清了目前司法实践中存在争议的几个问题。

（一 ）现有技术/设计抗辩制度的适用范围

关于现有技术抗辩的适用范围，主要的争议点在于是否能在相同侵权中适用。从现有技术抗辩制度的发展过程看，早期作为等同原则适用的限制的现有技术抗辩显然只能在等同侵权中适用，不能在相同侵权中适用。但随着对现有技术抗辩的进一步认识，我国司法实践中已突破了现有技术抗辩是对等同原则限制的定性，转而将其视为对被告使用现有技术行为的法律支持。北京市高级人民法院《关于执行专利侵权判定若干问题的意见（试行）》把现有技术抗辩限定在等同侵权，并不是因为现有技术抗辩是对等同原则的限制。而是从政策和导向上考虑，赋予相同侵权的被告有提起无效宣告的义务，这种考虑有其合理的一面，但是将等同侵权和相同侵权分别予以对待，赋予相同侵权者务必提起无效宣告请求的义务，显然是过于严格的，也不符合现有技术抗辩此种制度设置的初衷—简便及时地实现公众使用现有技术的自由。而且如果在相同侵权中被告已证明其所使用的技术是现有技术，但被告没有提起无效宣告请求时，简单判决被告构成侵权，也是不公平的。该种要求也会使得相同侵权案件大量中止或诉讼效率低下。从实践操作来看。如果要中止侵权诉讼。一般要求被告在答辩期内提出无效宣告请求。但由于此时还没有进行实体审理。被告很难判断是构成相同侵权或是等同侵权。也就难以判断是否能

适用现有技术抗辩。也就难以在法律规定的答辩期内决定是否提出无效宣告请求。这就造成被告的两难境地。出于保险，只能启动无效宣告请求程序。如果都如此，现有技术抗辩制度也就难以实现简便及时的设置目的。因此仅能在等同侵权中适用现有技术抗辩是不妥的。

现有技术抗辩解决的是被控技术与现有技术的关系，因此其能否适用也不应受被控技术与涉案专利关系的影响，即不管被控技术相对于涉案专利是构成相同侵权，还是等同侵权，甚至是不构成侵权，均存在现有技术抗辩适用的空间。因此新《专利法》并没有限定现有技术/设计的使用范围，明确在专利侵权纠纷中，被告均可以提出现有技术/设计抗辩，其适用范围不受相同侵权抑或等同侵权的限制。

（二） 可援引抗辩的技术/设计的范围

对于现有技术/设计抗辩时，可援引抗辩的技术/设计的范围，争议在于是仅限于已进入公有领域的技术/设计，还是可以包括仍属于他人禁止权范围内的其他现有技术/设计，甚至包括形式上可能与原告所主张的专利构成抵触申请的专利文献。笔者认为新《专利法》已经对此予以明确。根据同一部法律同一概念应当是同一含义的基本原则，根据新《专利法》第二十二条和第二十三条的规定，现有技术是指“申请日以前在国内外为公众所知的技术”，现有设计是指“申请日以前在国内外为公众所知的设计”，可见，现有技术/设计并没有已进入公有领域的要求，因而被控侵权人可以援引涉案专利申请日以前在国内外公众所知的技术/设计进行抗辩。应当注意的是相对于现行《专利法》，新《专利法》修改了新颖性标准，变相对新颖性为绝对新颖性，对于国外的技术，不再限于出版物公开。因此新《专利法》施行之后，可以援引的现有技术就包括在国外公开使用的技术方案。

近几年， 关于可否援引抵触申请进行抗辩成为现有技术抗辩的一个争议点。对于可否援引抵触申请进行现有技术抗辩，目前有以下四种观点：

观点1： 可以。因为抵触申请和现有技术都是判断新颖性的依据，二者在各自被限定的情形内，对判断是否是同样的发明或实用新型所起的作用是相同的。二者在现有技术抗辩中所起的作用一样，因此在同样发明或实用新型的情形下，针对具体的案情，抵触申请有可能作为相同侵权中现有技术抗辩的依据，也有可能成为等同侵权中现有技术抗辩的依据。

观点2： 在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否具有新颖性时，该对比现有技术可以是抵触申请；但在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否明显无创造性时，该对比技术不能是抵触申请。

观点3：不可以.首先抵触申请不包含在现有技术的范围内，其次现有技术抗辩的基础是该技术被在先公开抵触申请不具有这种属性，不可以作为抗辩的依据。

观点4：有条件的可以。该观点体现在最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿2003.10.27－29）第四十条：已经公开的专利抵触申请视为本规定所称公知技术。即已经公开的专利抵触申请可援引进行现有技术抗辩，而未公开的抵触申请则不能援引进行现有技术抗辩。

对此，笔者认为现有技术抗辩并不是审查涉案专利的新颖性，它评价的是被控技术与引证技术之间的关系，因此不能以抵触申请可以评判专利新颖性为由，主张可以援引与涉案专利可能构成抵触申请的技术方案进行现有技术抗辩。现有技术抗辩的法理基础是公众有使用现有技术的自由，公众能自由使用的技术的应当是在涉案专利申请日之前已经公开的，即在他人取得禁止权之前已经拥有了自由使用的在先权利，只有拥有了该种在先权利，才能对抗他人的禁止权，才能成为免责的基础。如果是在他人取得禁止权之后才知晓该种技术，则显然不拥有所谓的在先权利，也就不能援引进行不侵权抗辩。可见，从现有技术抗辩的性质和法理基础去考察，可以援引进行抗辩的技术应当是在涉案专利申请日之前已经公开，而抵触申请显然不满足该条件，因此不能援引抵触申请进行现有技术抗辩。新《专利法》至少从条文用词上明确了可援引抗辩的仅限于现有技术，而抵触申请不属于现有技术的定义范围内，因此不能援引抵触申请进行抗辩。被控侵权产品如果属于抵触申请的技术方案，则被告应当启动无效宣告审查程序。

（三）现有技术/设计抗辩成立的标准

关于现有技术抗辩成立标准，目前有多种观点。有观点认为是被控技术与引证的现有技术相同或等同，也有观点主张被控技术与引证技术相比没有新颖性或明显没有创造性，还有观点认为被控技术与引证技术相同或相似或十分接近。

笔者认为现有技术抗辩究竟采用较严的标准还是采用较宽的标准，主要取决于制度设置的政策导向和操作可行性。制度设置的政策导向，考虑的是倾向于通过侵权程序解决问题，还是倾向于让当事人提起无效宣告请求。如果倾向于后者，则凡是被控侵权物无法直接从现有技术中得出，则就不予适用现有技术抗辩，则无形中增加被告的侵权危险，该种政策会促使被告积极提起无效宣告请求；反之，如果把握的标准较为宽松，则被告更多的是提出现有技术抗辩。从操作可行性看，如果标准严格且规则统一，则可操作性大，执法标准比较容易统一，相反，则增加侵权纠纷审理法官的难度，容易造成执法标准不统一。鉴于上述两点考虑，笔者倾向于严格成立标准，在效率和公正之间倾向于公正。

新《专利法》对此也给予明确。关于现有技术/设计抗辩成立的标准《专利法》规定是属计，对于该条所用的“属于”一词，应当与第二十二条和第二十三条所用的“属于”采同义，采用同样的判断标准。具体说，就是发明或实用新型专利的新颖性判断标准和外观设计专利的类似新颖性标准。

三、关于侵权例外和侵权的民事责任

（一）关于不视为侵犯专利权的例外规定

1.增加了平行进口的规定。新《专利法》第六十九条规定：专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。与现行《专利法》相比，把专利权权利用尽扩大至进口行为，即允许所谓的“平行进口”。

2.增加了“BOLAR例外”的规定。新《专利法》第六十九条规定“为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”的，不视为侵权专利权。因此对于之前有过较大争议的日本三共株式会社诉北京万生药业有限责任公司等类似案件，就可以直接适用该条款，此前关于到底是适用现行《专利法》第十一条，认定是 “非生产经营目的”，还是适用第六十三条认定为“专为科学研究和实验而使用有关专利的讨论”，可以划上句号。

（二）侵犯专利权的赔偿责任

新《专利法》第六十五条规定了侵犯专利权的赔偿责任的确定方式。与现行规定相比， 有两大变化：

1.赔偿数额的计算有了顺序。现行《专利法》没有规定赔偿数额的计算方式的顺序，专利权人可以选择对其最为有利的方式。但新《专利法》明确了顺序，首选应当按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定，只有在实际损失难以确定的，才可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定，在权利人的损失或者侵权人获得的利益均难以确定时，才可以参照该专利许可使用费的倍数合理确定。新规定将权利人的损失作为确定赔偿数额的第一标准，强调了其在确定赔偿数额中的核心地位，赋予原告更大的举证责任。

2.相较于原来的法定赔偿数额，其最低数额由5000元增加至1万元，其上限也由50万元上升到100万元 由此，一是赔偿力度可能加大，二是要求采用法定赔偿的案件会在目前已经很高的比率基础上再增加，成为司法实践中大多数案件计算赔偿数额的方式。这也会使得法官在确定赔偿数额上难度更大，因此也要求当事人即使是主张法定赔偿，也应当提交相关的证据，用于证明相关的事实，以便法官能较好地较合理地确定赔偿数额。